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juris Nachrichten

Anmerkung zu:BGH 1. Zivilsenat, Urteil vom 22.09.2021 - I ZR 20/21
Autor:Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt, RA
Erscheinungsdatum:16.12.2021
Quelle:juris Logo
Norm:§ 287 ZPO
Fundstelle:jurisPR-WettbR 12/2021 Anm. 1
Herausgeber:Jörn Feddersen, RiBGH
Zitiervorschlag:Hildebrandt, jurisPR-WettbR 12/2021 Anm. 1 Zitiervorschlag

Schadensersatzberechnung bei Markenverletzung in der Werbung



Leitsätze

Layher
1. Wird ein Zeichen allein in der Werbung markenrechtsverletzend genutzt, schließt das nicht von vornherein aus, den Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz zu berechnen. Die Wahl der Berechnungsgrundlage ist im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO in erster Linie Sache des Tatgerichts.
2. Bei der Berechnung des Schadensersatzanspruchs auf der Basis einer Umsatzlizenz kann eine Lizenzminderung bei einer Markenrechtsverletzung nur in der Werbung nicht damit begründet werden, es werde an einen Umsatz angeknüpft, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenrechtsverletzung beruhe (Fortführung von BGH, Urt. v. 29. Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 = WRP 2010, 384 - BTK). Der Umstand, dass die Markenrechtsverletzung sich auf die Werbung beschränkt, kann aber wegen einer möglicherweise geringeren Intensität der Markenrechtsverletzung lizenzmindernd zu berücksichtigen sein.



A.
Problemstellung
Im Regelfall erfolgt eine Markenverletzung beim Vertrieb von Waren durch Anbringung der Marke auf der Ware selbst. Nur ausnahmsweise wird die rechtsverletzende Marke lediglich in der Werbung – z.B. wie im Streitfall in einer Werbesendung oder als Domain oder Adword – verwendet. Weil in diesen Fällen möglicherweise die Kausalität von Markenverletzung und Produktabsatz fehlt, ist zweifelhaft, wie in diesen Fällen der Schadensersatz nach Lizenzanalogie und Verletzergewinn zu berechnen ist.


B.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Im Streitfall war die für Baugerüste überragend bekannte Marke „Layher“ in der Werbung eines Mitbewerbers benutzt worden. Konkret ging es u.a. um ein Werbeblatt für Gerüste und Gerüstsysteme mit dem Text „Vermischbar mit Layher Blitzgerüst 70 S mit Vermischungszulassung!!!“ Das Werbeblatt war auch im Internet abrufbar.
Das Berufungsgericht war davon ausgegangen, dass die Verwendung nur in der Werbung einer Berechnung des Schadensersatzes nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie nicht entgegensteht. Das Berufungsgericht hat allerdings Abzüge an der Lizenzquote i.H.v. 2/3 vorgenommen, weil die Kausalität der Markenverletzung nicht nachweisbar sei.
Der BGH bestätigt die Berechnungsmöglichkeit nach Grundsätzen der Lizenzanalogie. Allerdings differenziert der BGH, was die Bedeutung der möglicherweise fehlenden Kausalität angeht: Die Kausalität sei ein Aspekt, der bei der Berechnung des Verletzergewinns eine Rolle spielen könne, nicht aber bei der Lizenzanalogie. Denn auch bei Abschluss eines Lizenzvertrags würden die Vertragsparteien kaum darauf abstellen, ob sich eine Markenverwendung kausal auf den Umsatz auswirke. Denn dieses Kriterium sei zu unscharf und konfliktträchtig. Vielmehr würde im Rahmen des Vertragsschlusses allenfalls abstrakt prognostizierend eine Bewertung unterschiedlicher Werbemaßnahmen vorgenommen.


C.
Kontext der Entscheidung
Die erste vom BGH beantwortete Frage, nämlich die Bejahung eines umsatzabhängigen Schadensersatzes nach der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie im Falle einer Markenverletzung durch bloße Werbung passt in den Kontext früherer Entscheidungen.
Dabei hatte der BGH mit der geschmacksmusterrechtlichen Catwalk-Entscheidung (BGH, Urt. v. 23.06.2005 - I ZR 263/02 - GRUR 2006, 143) selbst noch Anlass zu einer möglicherweise abweichenden Meinung gegeben. Dort war es um eine doppelte Verletzung eines Geschmacksmusters gegangen – erst Katalogwerbung, dann Vertrieb. Der BGH hatte in dieser Konstellation einen gespaltenen Schadensersatz zugebilligt – eine Pauschallizenz für die Werbung und eine Umsatzlizenz für den Vertrieb. Hieraus hätte man durchaus schließen können, dass eine Lizenzgebühr für bloße Werbung als Pauschallizenz zu zahlen wäre. Dem erteilt der BGH jedoch eine Absage. Catwalk sei ein Sonderfall. Die Spaltung der Lizenzgebühr hätte nur dem zusätzlichen Unrechtsgehalt durch die vorangegangene Werbung Rechnung getragen. Aus der Entscheidung könne nicht geschlossen werden, dass eine Schutzrechtsnutzung in der Werbung nicht umsatzanhängig abgegolten werden könne.
Ansonsten haben Gerichte im Rahmen der Schadensersatzberechnung nur selten Pauschallizenzen gegeben. Beispiele waren etwa, wenn vom Verletzer keine Umsätze mitgeteilt oder erzielt worden sind. So billigte das LG Hamburg bei Verletzung durch eine Domain eine monatliche Pauschale von 1.000 DM zu (LG Hamburg, Urt. v. 15.05.2001 - 312 O 101/01 - CR 2002, 296 „DIACOS“; ähnlich LG Hamburg, Urt. v. 02.07.2002 - 312 O 116/02 - MMR 2002, 628 „Euro 150,- monatlich“). Jedenfalls konnte aus diesen Einzelfallentscheidungen nicht geschlossen werden, dass für Werbung lediglich eine Pauschallizenz fällig wäre.
Auch eine weitere Fallgruppe zu einer besonderen Konstellation im Zusammenhang mit Parallelimporten legte die Zulässigkeit der Lizenzanalogie nahe. Gemeint ist der Ausnahmefall, dass parallelimportierte Arzneimittel zwar potentiell zulässig vertrieben werden, dass aber der Parallelimporteur seine Informationspflichten verletzt (dazu Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, 6. Aufl. 2021, § 16 Rn. 58 ff.) Obwohl hier Originalprodukte vertrieben werden, entsteht ein Schadensersatzanspruch (EuGH, Urt. v. 26.04.2007 - C-348/04 Rn. 56 ff. - GRUR 2007, 586 „Boehringer Ingelheim/Swingward II“). Die Lizenzhöhe kann auf bis zu 4% zu bemessen sein – dies, obwohl es nur um eine Art Ergänzungslizenz für eine Verletzung von eher geringerem Gewicht geht (BGH, Urt. v. 29.07.2009 - I ZR 87/07 - GRUR 2010, 237 „Zoladex“ [2%]; Urt. v. 10.06.2010 - I ZR 45/09 Rn. 13 u. 19 [4%]; OLG Hamburg, Urt. v. 12.06.2003 - 3 U 38/00 - GRUR-RR 2004, 139 [1%]).
Vor allem aber würde die Auffassung, dass eine Verletzung in der Werbung nicht umsatzanhängig berechnet werden könne, Markenverletzungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen privilegieren. Denn bei Dienstleistungen fehlt stets eine Verkörperung der Markenverletzung, wie es sie im Rahmen des Vertriebs von Produkten gibt (vgl. (BGH, Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04 Rn. 13 - GRUR 2008, 616 „AKZENTA“). Eine Markenverletzung im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen ist somit quasi immer eine Verletzung, die „nur“ in der Werbung erfolgt. Dennoch wird sie sich gleichwohl in einem bestimmten Umsatz niederschlagen.
Die zweite in der Entscheidung beantwortete Frage. dass nämlich bei einer umsatzabhängigen Lizenzberechnung kein Kausalitätsnachweis erforderlich sei, ist – soweit ersichtlich – bislang in der Rechtsprechung nie thematisiert worden. Die oben erwähnte Fallgestaltung im Zusammenhang von Parallelimporten bei Verletzung von Informationspflichten deutet zwar in die vom BGH nun beschrittene Richtung, dass keine Kausalität nachzuweisen ist. Denn auch bei diesen Parallelimporten besteht keine Kausalität zwischen der Verletzung von Informationspflichten und den erzielten Umsätzen. Doch handelt es sich um einen Sonderfall, dessen Grundsätze nicht unbedingt hätten übertragen werden müssen.
Gleichwohl überzeugt die Entscheidung des BGH auch in diesem Punkt. Denn tatsächlich ist kaum anzunehmen, dass die Parteien eines Lizenzvertrags die Lizenzhöhe davon abhängig machen könnten, ob sich die Markennutzung kausal umsatzerhöhend ausgewirkt hat. Abgesehen davon, dass ein solcher Nachweis kaum zu führen wäre, besteht vielmehr die Vermutung, dass die Nutzung einer – womöglich bekannten – Marke zu einer Umsatzsteigerung führen kann. Überdies bietet die Rechtsprechung des BGH auch eine sachgerechte Lösung für den Umstand, dass ein Zeichen „nur“ in der Werbung rechtsverletzend benutzt wird: Denn zutreffend handelt es sich dabei um ein Kriterium der Intensität der Markenbenutzung, die im Rahmen der Lizenzanalogie berücksichtigt werden kann (Rn. 39 der hier besprochenen Entscheidung mit Verweis auf OLG Düsseldorf und OLG Hamburg).


D.
Auswirkungen für die Praxis
Die Berechnung des Schadensersatzes nach der Methode der Lizenzanalogie bewegt sich zwischen zwei Polen: Einerseits wird ein Lizenzvertrag über eine bestimmte Lizenzhöhe fingiert, bei der maßgeblich ist, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrags als Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens vereinbart hätten. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluss gehabt hätten (vgl. Rn. 13 f.). Andererseits soll unberücksichtigt bleiben, ob sich die Parteien tatsächlich geeinigt hätten sowie weitere subjektive Umstände der konkreten Parteien. Die Berechnung bewegt sich damit in einem Spannungsfeld: Einerseits soll sie ein dem Einzelfall entsprechendes, den Markt- und Branchengepflogenheiten angepasstes Ergebnis liefern. Andererseits müssen konkrete Umstände ausgeblendet werden.
Die Bedeutung der Entscheidung für die Praxis liegt daher weniger in der Konkretisierung, wann eine umsatzabhängige Berechnung der Lizenzgebühr möglich ist. Viel wichtiger ist, dass in jüngeren Entscheidungen immer klarer herausgearbeitet wird, wann und wie mit der Fiktion eines Lizenzvertrags zu arbeiten ist und wann es auf konkrete Umstände ankommt. Dabei scheint die Rechtsprechung immer mehr darauf hinauszulaufen, dass lediglich die Frage des „Ob“ des Lizenzvertrags mittels Fiktion zu lösen ist. Entsprechendes wird wohl darüber hinaus für alle subjektiven Umstände gelten, die in den konkreten Parteien und ihrem konkreten Verhältnis zueinander Niederschlag finden. Insoweit wird einfach unterstellt, dass die Parteien einen Lizenzvertrag geschlossen hätten, ohne dass es auf besondere Umstände ankäme. Denn insofern verfolgt die Fiktion den Zweck, den Markenverletzer nicht besserzustellen als einen redlichen Lizenznehmer.
Bei allen anderen Umständen – also vor allem bei den Umständen, die sich auf die Lizenzhöhe auswirken – scheint es auf die tatsächlichen Marktgegebenheiten und Branchengepflogenheiten anzukommen. Eine Fiktion greift in diesen Fällen nicht. Prozessparteien ist gut geraten, wenn sie umfangreich vortragen und Beweis anbieten.



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